การทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า (Trademark License) หรือสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) ในประเทศไทย มี "กฎเหล็กทางแบบพิธี" ที่ผู้ประกอบการมักตกม้าตาย: ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หากมิได้ปฏิบัติตามแบบ สัญญาอนุญาตอาจ ตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] ทำให้สิทธิเรียกค่ารอยัลตี้ (Royalty Fees) ตามสัญญาอาจถูกโต้แย้ง ผลต่อส่วนอื่นของสัญญาแฟรนไชส์ให้พิจารณาตามมาตรา 173 และการเรียกคืนเงินที่ชำระไปให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ (มาตรา 172 วรรคสองและมาตรา 406) นอกจากนี้ มาตรา 68 วรรคสาม (1) และ (2) กำหนดให้คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตอย่างน้อยต้องแสดง เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างแท้จริง (Quality Control) และรายการสินค้าที่อนุญาต คำขอที่ไม่ครบถ้วนอาจไม่ได้รับการจดทะเบียน [ต้องยืนยันมาตรา: กฎกระทรวงว่าด้วยการรับจดทะเบียนสัญญาอนุญาต] และนายทะเบียนสั่งไม่รับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 69 เมื่อสัญญาทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิด หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี หรือรัฐประศาสโนบาย
สถานการณ์ที่ผู้ประกอบการมักพบจริง
- เหตุการณ์: เจ้าของแบรนด์ชานมไข่มุกชื่อดังขายสิทธิแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ 20 สาขา โดยทำสัญญาแฟรนไชส์และลงนามร่วมกัน แต่ไม่ได้นำสัญญาไปจดทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ความเข้าใจผิด: เชื่อว่าลงนามในสัญญาแฟรนไชส์ฉบับภาษาไทยและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว สัญญาย่อมสมบูรณ์ผูกพันตามหลักสัญญาทางแพ่งทั่วไป
- จุดพลิก: สาขาหนึ่งผิดนัดชำระค่า Royalty Fee รายเดือน และแอบนำวัตถุดิบอื่นมาใช้ เจ้าของแบรนด์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต่อสู้ว่าสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้ามิได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามมาตรา 68 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 สัญญาจึงอาจตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] ซึ่งทำให้เจ้าของแบรนด์ฟ้องบังคับตามสัญญาแฟรนไชส์ได้ยากขึ้นอย่างมาก (สถานการณ์นี้เป็นข้อเท็จจริงสมมติ)
- สิ่งที่ได้จากบทความ: โครงสร้างสัญญาแฟรนไชส์ 7 ชั้น, เทคนิคการแยกร่างสัญญาระหว่าง "Trademark License" (ที่ต้องจดทะเบียน) กับ "Franchise Services Agreement" (ที่ไม่ต้องจดทะเบียน), การเขียนข้อสัญญา Quality Control ให้ผ่านการพิจารณาของ DIP, และการคุ้มครองคู่มือปฏิบัติการ (Operations Manual)
กับดักมาตรา 68: แบบพิธีแห่งความสมบูรณ์ของสัญญา
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติว่า "สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน"
มาตรา 68 วรรคหนึ่งใช้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น ส่วนเครื่องหมายที่ยังมิได้จดทะเบียนไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 68 ตามถ้อยคำของมาตรานั้นเอง สำหรับเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว ตัวบทมิได้บัญญัติผลของการไม่ทำสัญญาอนุญาตให้ถูกต้องตามแบบไว้โดยชัดแจ้ง ผลดังกล่าวจึงต้องอธิบายตามหลักแบบของนิติกรรม กล่าวคือ การใดมิได้ทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152) [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] และหากส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่าคู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ (มาตรา 173) ส่วนการเรียกคืนเงินที่ชำระไปแล้วให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ (มาตรา 172 วรรคสองและมาตรา 406)
ผลกระทบเชิงธุรกิจ Business Consequences
- Money (สูญเสียสิทธิเรียกค่า Royalty): เมื่อสัญญาเป็นโมฆะ เจ้าของแบรนด์จะไม่สามารถฟ้องบังคับค่าธรรมเนียมตามสัญญาได้ และอาจถูกผู้รับสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนฐานลาภมิควรได้
- Control (การสูญเสียการควบคุมคุณภาพ): หากสัญญาอนุญาตตกเป็นโมฆะ สิทธิในการตรวจสอบร้านค้า การบังคับใช้วัตถุดิบ และเบี้ยปรับตามสัญญาอาจถูกโต้แย้งไปด้วย เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่าคู่สัญญาเจตนาให้ส่วนเหล่านั้นแยกออกจากสัญญาอนุญาตได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173) ซึ่งกระทบต่อการควบคุมมาตรฐานและชื่อเสียงของแบรนด์
- Evidence/Timing: การจดทะเบียนสัญญาต่อ DIP ใช้เวลาพิจารณา 2-4 เดือน [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและแบบคำขอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา] หากสัญญามีข้อความไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของกรม (เช่น ขาดข้อกำหนด Quality Control) นายทะเบียนจะสั่งให้แก้ไข ทำให้การขยายสาขาล่าช้า
กรอบกฎหมายและ Claim Ledger Legal Framework
| Claim ID | ข้อความทางกฎหมายที่ยืนยัน | ฐานกฎหมายปฐมภูมิ | ตำแหน่งในแหล่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| C-SHIELD-10-01 | สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หากมิได้ปฏิบัติตามแบบ สัญญาอาจตกเป็นโมฆะตามหลักแบบของนิติกรรม [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] | พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 และมาตรา 173 | หมวด 1 ส่วนที่ 5 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
| C-SHIELD-10-02 | คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตอย่างน้อยต้องแสดงเงื่อนไขหรือข้อกำหนดระหว่างเจ้าของกับผู้ได้รับอนุญาตที่จะทำให้เจ้าของควบคุมคุณภาพของสินค้าได้อย่างแท้จริง และรายการสินค้าที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า | พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสาม (1) และ (2) | หมวด 1 ส่วนที่ 5 สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
| C-SHIELD-10-03 | การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังมิได้จดทะเบียน ไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 68 เพราะมาตรา 68 วรรคหนึ่งใช้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว | พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคหนึ่ง | ถ้อยคำของมาตรา 68 วรรคหนึ่ง | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
| C-SHIELD-10-04 | ข้อมูลสูตร กรรมวิธี หรือคู่มือปฏิบัติการจะได้รับความคุ้มครองเป็นความลับทางการค้าต่อเมื่อเข้านิยามของความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 | พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 | บทนิยาม (ก่อนหมวด 1) | ตรวจตรงตัวบท — LAS Audit |
| C-SHIELD-10-05 | สัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ย่อมเป็นโมฆะ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 | ลักษณะ 2 นิติกรรม หมวด 1 | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
โครงสร้างพิมพ์เขียวสัญญาแฟรนไชส์ 7 ชั้นมาตรฐานสากล
- 1. Grant of License & Territory: ขอบเขตการอนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ และอาณาเขตที่ได้รับสิทธิ (Exclusive กับ Non-Exclusive Territory)
- 2. Franchise Fees & Royalties: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Fee), ค่าสิทธิรายเดือน (Royalty Fee % จากยอดขาย), และค่ากองทุนการตลาด (Marketing Fund)
- 3. Quality Control & Standards: มาตรฐานการตกแต่งร้าน วัตถุดิบภาคบังคับ สิทธิในการเข้าสุ่มตรวจ (Audit Rights) และการอบรมบุคลากร
- 4. Operations Manual & Trade Secrets: การส่งมอบคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ สิทธิในการอัปเดตระบบ และข้อห้ามเปิดเผยความลับทางการค้า
- 5. Supply Chain & Approved Vendors: ข้อกำหนดการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์จากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Approved Suppliers)
- 6. Non-Compete & Non-Solicitation: ข้อห้ามประกอบธุรกิจแข่งขันระหว่างสัญญาและหลังจากสัญญาสิ้นสุดลง (ควรจำกัดพื้นที่และระยะเวลาเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการคุ้มครองประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของแบรนด์ ข้อห้ามที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5)
- 7. Termination & De-identification: เหตุเลิกสัญญา สิทธิการเข้ายึดระบบ และหน้าที่ในการปลดป้าย/ทำลายเครื่องหมายการค้าทันทีที่สัญญาเลิกกัน
มาสเตอร์แฟรนไชส์: การอนุญาตช่วง อาณาเขต และการควบคุมในระดับมาสเตอร์
ในโครงสร้างมาสเตอร์แฟรนไชส์ (Master Franchise) ผู้ได้รับสิทธิมาสเตอร์มักอนุญาตช่วงให้ผู้ประกอบการรายสาขาอีกทอดหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 79 หากสัญญาอนุญาตมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ได้รับอนุญาตจะโอนการอนุญาตหรืออนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายอีกทอดหนึ่งไม่ได้ ส่วนมาตรา 77 และมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับเมื่อสัญญาอนุญาตมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กล่าวคือ เจ้าของเครื่องหมายการค้ายังมีสิทธิใช้เครื่องหมายนั้นเองหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้อีกได้ (มาตรา 77) และผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธิใช้เครื่องหมายได้ทั่วประเทศสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ได้จดทะเบียนไว้ตลอดอายุการจดทะเบียน รวมทั้งในกรณีที่มีการต่ออายุการจดทะเบียน (มาตรา 78) สัญญาจึงต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าอนุญาตช่วงได้หรือไม่ รวมทั้งอาณาเขต ระยะเวลา และความเป็นผู้ได้รับอนุญาตแต่ผู้เดียว อนึ่ง มาตรา 68 วรรคหนึ่งกล่าวถึงสัญญาอนุญาตที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนทำกับบุคคลอื่น และมิได้กล่าวถึงการอนุญาตช่วงโดยผู้ได้รับอนุญาต ผู้ร่างจึงควรตรวจว่าสัญญาอนุญาตช่วงต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียนด้วยหรือไม่ [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตและแนวปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องการอนุญาตช่วง] สำหรับเครื่องหมายบริการให้ใช้โดยอนุโลมตามมาตรา 80
ตารางการขยายสาขา (Development Schedule) ที่กำหนดสาขาขั้นต่ำและอาณาเขตแต่ผู้เดียวมิได้ต้องห้ามโดยตัวมันเอง แต่ต้องพิจารณาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ตามลำดับ กล่าวคือ มาตรา 56 (3) มิให้ใช้มาตรา 55 บังคับกับการตกลงร่วมกันในรูปแบบธุรกิจที่มีสัญญาระหว่างผู้ประกอบธุรกิจในต่างระดับกัน โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือวิธีการดำเนินธุรกิจ และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับสิทธิซึ่งมีหน้าที่ชำระค่าสิทธิหรือค่าธรรมเนียม แต่การตกลงนั้นต้องไม่สร้างข้อจำกัดที่เกินกว่าความจำเป็น และไม่ก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดนั้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภคด้วย (มาตรา 56 วรรคสอง) หากเกินขอบเขตดังกล่าว การแต่งตั้งผู้ได้รับสิทธิแต่ผู้เดียวและการกำหนดเงื่อนไขการซื้อหรือจำหน่ายอาจเข้าข่ายมาตรา 55 (3) และ (4) หากเจ้าของแบรนด์เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 5) ต้องพิจารณามาตรา 50 (2) ด้วย และการกระทำที่ไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเสียหายอาจเข้าข่ายมาตรา 57 [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดและแนวทางพิจารณาการกระทำในธุรกิจแฟรนไชส์] สัญญาจึงควรมีเหตุสุดวิสัยและกลไกปรับตารางมากกว่าเบี้ยปรับสูง เพราะเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนศาลลดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 68 วรรคสาม (1) กำหนดเพียงว่าคำขอจดทะเบียนสัญญาต้องแสดงเงื่อนไขควบคุมคุณภาพ มิได้ให้สิทธิเข้าตรวจสถานที่หรือสุ่มตรวจสินค้า สิทธิเข้าตรวจสาขา การทดสอบตัวอย่างสินค้า และการบังคับใช้คู่มือปฏิบัติงานจึงเป็นสิทธิตามสัญญาที่ต้องเขียนไว้เอง ส่วนการเข้าตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเป็นข้อเสนอในการร่างสัญญา หากเจ้าของเครื่องหมายไม่อาจควบคุมคุณภาพได้อย่างแท้จริงอีกต่อไป ผู้มีส่วนได้เสียหรือนายทะเบียนอาจร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 72 วรรคสาม (2) ส่วน พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 70 เพียงให้ถือว่าการใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นการใช้โดยเจ้าของ
- การเลิกสัญญา: เลิกได้เมื่อมีสิทธิเลิกสัญญาโดยข้อสัญญาหรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งทำด้วยการแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่ง (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386) หากอาศัยเหตุที่อีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ ต้องกำหนดระยะเวลาพอสมควรและบอกกล่าวให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก่อน เมื่ออีกฝ่ายไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจึงเลิกสัญญาได้ (มาตรา 387) เว้นแต่วัตถุประสงค์แห่งสัญญาจะสำเร็จได้ก็แต่ด้วยการชำระหนี้ภายในเวลาที่กำหนด และเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้ชำระหนี้ ซึ่งเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน (มาตรา 388) สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์จึงควรกำหนดเหตุเลิกสัญญาและขั้นตอนการบอกกล่าวไว้ให้ชัดแจ้ง
- การเพิกถอนการจดทะเบียน: เมื่อสัญญาสิ้นสุดแล้ว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 72 วรรคสอง
- การรื้อถอนเครื่องหมาย: สัญญาควรกำหนดขั้นตอนรื้อถอนเครื่องหมายและสิทธิของเจ้าของแบรนด์ในการเข้าซื้อทรัพย์สินหรือรับโอนสิทธิการเช่ากลับคืน
ตารางเปรียบเทียบ: จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียน
| มิติการพิจารณา | สัญญาที่จดทะเบียนต่อ DIP ถูกต้อง | สัญญาที่ไม่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน |
|---|---|---|
| สถานะความสมบูรณ์ตามกฎหมาย | ครบแบบตามมาตรา 68 แต่ยังอยู่ภายใต้ ป.พ.พ. มาตรา 150 พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า | อาจตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] |
| สิทธิในการฟ้องเรียกค่า Royalty | ฟ้องบังคับชำระหนี้และเบี้ยปรับได้ (เบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนศาลลดได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 383) | อาจถูกโต้แย้ง เพราะสัญญาอาจเป็นโมฆะ ส่วนเงินที่ชำระไปแล้วให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ (ป.พ.พ. มาตรา 172 วรรคสองและมาตรา 406) |
| สิทธิในการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า | เมื่อสัญญาอนุญาตมีผลใช้บังคับและผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายภายในขอบเขตสัญญา เจ้าของเรียกร้องตามสัญญาได้ (ค่าตอบแทน การบอกเลิก หน้าที่หลังสัญญาสิ้นสุด) แต่ฟ้องว่าการใช้ที่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดไม่ได้ เพราะ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 70 ให้ถือว่าเป็นการใช้โดยเจ้าของ | สำหรับสัญญาที่มิได้จดทะเบียนตามมาตรา 68 หรือสัญญาที่สิ้นสุดแล้วแต่ผู้ใช้ยังใช้ต่อ เจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วอาศัยสิทธิแต่ผู้เดียวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 44 ห้ามการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ ทั้งนี้ ความรับผิดทางอาญาขึ้นอยู่กับว่าการใช้นั้นเป็นการปลอมหรือเลียนเครื่องหมายตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 มาตรา 109 หรือมาตรา 110 หรือไม่ และความรับผิดทางแพ่งให้พิจารณาตามหลักละเมิดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 [ต้องยืนยันมาตรา: การปรับบทว่าเป็นการปลอมหรือเลียน] |
| การนำไปอ้างอิงเป็นรายจ่ายทางภาษี | ผู้รับสิทธิอาจหักค่าสิทธิเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ตามเงื่อนไขของประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี (กรณีผู้รับสิทธิเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) | สัญญาอนุญาตที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 68 วรรคสอง อาจถูกเจ้าพนักงานประเมินโต้แย้งเมื่อผู้รับสิทธิลงรายจ่ายค่าสิทธิ (การประเมินความเสี่ยงเชิงปฏิบัติของ LAS มิใช่เงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้) |
เนื่องจากกระบวนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อ DIP ต้องเปิดเผยเนื้อหาสัญญาต่อสารบบราชการ เจ้าของแบรนด์จำนวนมากจึงไม่อยากเปิดเผย "ความลับทางการค้าและสูตรคำนวณกำไร" ในสัญญาแฟรนไชส์! แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ LAS คือการจัดทำสัญญาแยกเป็น 2 ฉบับ:
ฉบับที่ 1: "Short-Form Trademark License Agreement" ซึ่งมีเฉพาะข้อความอนุญาตให้ใช้สิทธิและข้อกำหนด Quality Control ตามที่กฎหมายมาตรา 68 กำหนด นำไปยื่นจดทะเบียนต่อ DIP
ฉบับที่ 2: "Franchise & Know-How Services Agreement" ครอบคลุมเรื่องระบบการบริหาร การส่งมอบคู่มือ การอบรม และค่าตอบแทนบริการ ซึ่งเป็นสัญญาทางพาณิชย์ที่ไม่ต้องนำไปจดทะเบียนต่อ DIP
ข้อควรระวังในการแยกสัญญา: ฉบับสั้นที่นำไปจดทะเบียนต้องสะท้อนสาระของการอนุญาตที่แท้จริงทั้งหมด (ผู้อนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เครื่องหมาย สินค้าหรือบริการ อาณาเขต ระยะเวลา และเงื่อนไขควบคุมคุณภาพ) และอ้างถึงสัญญาฉบับหลัก เพราะทะเบียนและสารบบเครื่องหมายเปิดให้บุคคลใด ๆ ตรวจดูได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 103 ผู้ร่างจึงควรตรวจว่าข้อมูลใดต้องปรากฏในฉบับที่จดทะเบียน [ต้องยืนยันมาตรา: กฎกระทรวงว่าด้วยเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต] หากค่าตอบแทนหรือเงื่อนไขการอนุญาตไปอยู่ในอีกฉบับ เส้นแบ่งระหว่างสัญญาอนุญาตกับสัญญาบริการอาจถูกโต้แย้ง และหากฉบับที่จดทะเบียนไม่ตรงกับความตกลงที่แท้จริงของคู่สัญญา อาจถูกโต้แย้งว่าเป็นการแสดงเจตนาลวงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155
ข้อต่อสู้ของผู้ซื้อแฟรนไชส์กับเจ้าของแบรนด์ Devil's Advocate
| ข้ออ้างของเจ้าของแบรนด์ (Franchisor) | ข้อต่อสู้ของผู้ซื้อแฟรนไชส์ (Franchisee) | หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชี้ขาด |
|---|---|---|
| ผู้ซื้อแฟรนไชส์เปิดร้านและใช้แบรนด์มาแล้ว 2 ปี ต้องจ่ายค่า Royalty ที่ค้างชำระ | สัญญาอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนต่อ DIP จึงไม่ครบแบบตามมาตรา 68 วรรคสอง สัญญาอาจตกเป็นโมฆะ ไม่มีหนี้ที่ต้องชำระ | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 และมาตรา 173 (ผลของการไม่จดทะเบียนอธิบายตามหลักแบบของนิติกรรม [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง]) |
| สัญญาบังคับให้ซื้อวัตถุดิบทุกชนิดจากเจ้าของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว | ข้อสัญญาบังคับซื้อวัตถุดิบจากเจ้าของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียวอาจเข้าข่ายการกระทำที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า มาตรา 57 หากเป็นการใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจต่อรองที่เหนือกว่าหรือกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมอันเป็นผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเสียหาย | พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 57 และอาจต้องพิจารณามาตรา 50 (2) (เฉพาะเมื่อเจ้าของแบรนด์เป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด) และมาตรา 55 (4) ประกอบ ซึ่งมาตรา 56 (3) มิให้ใช้บังคับกับสัญญาระหว่างผู้ให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือวิธีการดำเนินธุรกิจกับผู้รับสิทธิที่ชำระค่าสิทธิ หากข้อจำกัดไม่เกินกว่าความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดอำนาจผูกขาดหรือจำกัดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ (มาตรา 56 วรรคสอง) ทั้งนี้ต้องพิจารณาเหตุผลทางธุรกิจ เช่น การรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสินค้า เป็นรายกรณี [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: ประกาศของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า] |
| ห้ามผู้ซื้อแฟรนไชส์ประกอบอาชีพขายอาหารทุกประเภททั่วประเทศเป็นเวลา 5 ปีหลังเลิกสัญญา | ข้อสัญญาห้ามประกอบอาชีพกว้างเกินควร ศาลมีอำนาจปรับลดระยะเวลาและอาณาเขตให้เหลือเพียงเท่าที่เป็นธรรม | พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5 |
ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง Worked Example
ข้อเท็จจริงสมมติ: บริษัท A จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "คอฟฟี่ คิง" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมาทำสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท B เพื่อเปิดสาขาในเชียงใหม่ มูลค่าสัญญาแรกเข้า 500,000 บาท และ Royalty 5% ต่อเดือน แต่ทนายความของบริษัทไม่ได้นำสัญญาไปจดทะเบียนต่อ DIP เมื่อบริษัท B เปิดร้านได้ 6 เดือน ได้หยุดจ่ายเงินและเปลี่ยนชื่อเป็น "คิง คอฟฟี่" โดยใช้สูตรและรูปแบบร้านเดิมทั้งหมด
การวินิจฉัยและทางออก: (1) เมื่อสัญญาอนุญาตมิได้จดทะเบียนตามมาตรา 68 วรรคสอง สัญญาอาจตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้ามิได้บัญญัติผลไว้โดยชัดแจ้ง] ทำให้สิทธิเรียกค่า Royalty 5% ย้อนหลังของบริษัท A อาจถูกโต้แย้ง และผลต่อส่วนอื่นของสัญญาแฟรนไชส์ต้องพิจารณาตามมาตรา 173; (2) อย่างไรก็ดี บริษัท A เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว จึงอาศัยสิทธิแต่ผู้เดียวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 44 ห้ามการใช้เครื่องหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ โดยต้องปรับบทว่าการใช้ชื่อ "คิง คอฟฟี่" ซึ่งสลับคำจากเครื่องหมายเดิมเป็นการปลอมหรือเลียนหรือไม่ หากเป็นการปลอมหรือเลียน บริษัท B อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 มาตรา 109 หรือมาตรา 110 แล้วแต่กรณี และอาจต้องรับผิดทางแพ่งฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 [ต้องยืนยันมาตรา: การปรับบทว่าเป็นการปลอมหรือเลียน]; (3) สำหรับสูตรและคู่มือปฏิบัติการ บริษัท B ได้รับข้อมูลมาโดยชอบตามสัญญา หากนำข้อมูลที่ได้รับตามสัญญาไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต บริษัท A อ้างความคุ้มครองความลับทางการค้าได้ต่อเมื่อข้อมูลเข้านิยามของความลับทางการค้าตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3
ขั้นตอนการยื่นจดทะเบียนสัญญาอนุญาต Action Steps
| ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | เอกสารผลลัพธ์ | กำหนดเวลา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ตรวจสอบสถานะทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าจดทะเบียนผ่านแล้วหรือไม่ | ตัวแทนสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า | สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า | ก่อนยกร่างสัญญา |
| 2 | ยกร่างสัญญาอนุญาต (แบบสั้น) โดยใส่เงื่อนไข Quality Control ชัดเจน | ฝ่ายกฎหมาย / ทนายความ | ร่าง Trademark License Agreement ภาษาไทย | สัปดาห์ที่ 1 |
| 3 | ลงนามในสัญญาและแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งสองฝ่าย | ผู้มีอำนาจลงนามทั้งสองฝ่าย | สัญญาฉบับลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง | วันทำธุรกรรม |
| 4 | ยื่นคำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาต (แบบ ค.06 [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและแบบคำขอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา]) ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ตัวแทนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองการจดทะเบียนสัญญาจาก DIP | ควรยื่นโดยเร็วหลังลงนาม (ข้อเสนอในการบริหารสัญญา เนื่องจากมาตรา 68 มิได้กำหนดเวลาไว้) |
Checklist 10 จุดตรวจสัญญา Trademark License & Franchise
- เครื่องหมายการค้าที่นำมาอนุญาตได้รับ หนังสือสำคัญการจดทะเบียนจาก DIP เรียบร้อยแล้ว (ไม่ใช่เพียงใบยื่นคำขอ)
- มีการจัดทำ สัญญาเป็นหนังสือและยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน (แบบ ค.06) ตามมาตรา 68 วรรคสอง [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและแบบคำขอของกรมทรัพย์สินทางปัญญา]
- สัญญามีข้อกำหนด Quality Control ชัดเจน เช่น การกำหนดสูตร การตรวจร้าน และมาตรฐานการบริการ
- ระบุรายการสินค้าหรือบริการที่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าอย่างตรงตามจำพวกที่จดทะเบียนไว้
- ระบุอาณาเขต (Territory) และความเป็น Exclusive หรือ Non-Exclusive ชัดเจน
- มีข้อกำหนดเรื่องการส่งมอบและการรักษาความลับของ คู่มือปฏิบัติการ (Operations Manual)
- ข้อกำหนดห้ามแข่งขันทางการค้า (Non-Compete) มีขอบเขตอาณาเขตและระยะเวลาที่สมเหตุผลและเพียงเท่าที่จำเป็น (ตัวบทมิได้กำหนดจำนวนปี ให้พิเคราะห์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540)
- มีข้อสัญญาบังคับปลดป้าย ทำลายบรรจุภัณฑ์ และเปลี่ยนรูปลักษณ์ร้านค้าทันทีที่สัญญาสิ้นสุด (De-branding)
- แยกสัญญาระหว่างส่วนที่เป็น Trademark License กับสัญญาบริการแฟรนไชส์เพื่อรักษาความลับทางการค้า โดยฉบับที่จดทะเบียนต้องสะท้อนสาระของการอนุญาตที่แท้จริงทั้งหมด รวมทั้งเงื่อนไขควบคุมคุณภาพและรายการสินค้าหรือบริการ
- ตรวจหน้าที่เสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 และบัญชีอัตราอากรแสตมป์ รวมทั้งผลทางภาษีอื่นของสัญญาตามประมวลรัษฎากร
คำถามที่พบบ่อย Frequently Asked Questions
อ้างอิง — References
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44 มาตรา 46 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 72 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 103 มาตรา 108 มาตรา 109 และมาตรา 110
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 มาตรา 152 มาตรา 155 มาตรา 172 มาตรา 173 มาตรา 383 มาตรา 386 มาตรา 387 มาตรา 388 มาตรา 406 และมาตรา 420
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3
- พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 มาตรา 5
- พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 มาตรา 5 มาตรา 50 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57
- ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 104
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา — ระบบสืบค้นกฎหมาย (OCS)