การจัดทำสัญญา R&D ที่มีประสิทธิภาพต้องครอบคลุม 3 ประเด็นกฎหมายหลัก:
- การคัดแยกทรัพย์สินทางปัญญา 2 ชั้น (Background IP กับ Foreground/Project IP): กำหนดให้ชัดเจนว่า Background IP และ Know-how ที่มีอยู่เดิมเป็นกรรมสิทธิ์เด็ดขาดของแต่ละฝ่าย ส่วน Foreground IP ที่เกิดจากโครงการวิจัยร่วม ให้ตกลงแบ่งแยกตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมประดิษฐ์ (Joint Ownership) หรือโอนให้ฝ่ายผู้ลงทุนโดยให้สิทธิใช้ประโยชน์ (License-back) แก่ฝ่ายวิจัย ทั้งนี้ สัดส่วนที่ตกลงกันไม่ทำให้ข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 หมดไป เพราะการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน
- การจัดสรรสิทธิการจดสิทธิบัตรและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์: ระบุผู้มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิบัตรตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 15 พร้อมสูตรแบ่งค่าสิทธิที่คู่สัญญาตกลงกันโดยนิยามฐานคำนวณให้ชัดเจนในสัญญา (เช่น ค่าสิทธิร้อยละ [อัตราที่ตกลงกัน] ของยอดขายสุทธิตามนิยามในสัญญา) เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- การคุ้มครองความลับและการเผยแพร่ผลงาน: กำหนดขั้นตอนการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิชาการ (Academic Publication Review) ล่วงหน้า 60-90 วัน เพื่อป้องกันภาวะ "สิทธิบัตรแตก" หรือการสูญเสียความใหม่ (Loss of Novelty) ก่อนการยื่นจดสิทธิบัตร
สถานการณ์ที่ผู้ประกอบการมักพบจริง
- บ่อยครั้งที่ภาคเอกชนร่วมทุนกับสถาบันวิจัยโดยไม่มีสัญญาที่รัดกุม เมื่อเกิดนวัตกรรมที่มีมูลค่ามหาศาล มักเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่นักวิจัยเข้าใจว่าตนมีสิทธิเสรีภาพในการตีพิมพ์วารสารวิชาการได้ทันที จุดพลิกผันมักเกิดขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่ผลงานก่อนยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียความใหม่ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (2) อย่างไรก็ดี การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ซึ่งได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนวันขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยตามมาตรา 6 (2) ส่วนผลในต่างประเทศย่อมเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจไม่มีระยะผ่อนผันเช่นเดียวกัน จึงควรยื่นคำขอก่อนเผยแพร่และกำหนดข้อสัญญาให้ตรวจร่างผลงานก่อนเผยแพร่ บทความนี้จะช่วยให้คุณวางโครงสร้างสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
ภูมิทัศน์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยร่วมในประเทศไทย
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องสามฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ซึ่งเน้นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ซึ่งให้ความคุ้มครองข้อมูลทางการค้าที่เข้าลักษณะเป็นความลับทางการค้าตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัตินั้นกำหนด เช่น ข้อมูลทางเทคนิคหรือสูตรที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ (พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3) และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งคุ้มครองงานที่มักเกิดจากการวิจัย เช่น ซอฟต์แวร์ และรายงานผลการวิจัยหรือผลการทดสอบ รวมทั้งงานรวบรวมข้อมูลที่ผู้รวบรวมได้คัดเลือกหรือจัดลำดับโดยมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 12) แต่ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี หลักการ หรือการค้นพบ (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 วรรคสอง) ผลงานวิจัยจึงอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งมีกฎการเป็นเจ้าของและการโอนแตกต่างกัน การทำสัญญา R&D จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการจ้างทำของ แต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการสิทธิในนวัตกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
สำหรับงานอันมีลิขสิทธิ์ งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ให้ลิขสิทธิ์ในงานนั้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามที่เป็นวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงานนั้น (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9) ส่วนงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 10) และการโอนลิขสิทธิ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน ซึ่งหากมิได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอน ให้ถือว่าเป็นการโอนมีกำหนดระยะเวลาสิบปี (มาตรา 17) สัญญาจึงควรกำหนดการโอนลิขสิทธิ์เป็นหนังสือโดยระบุระยะเวลาโอนให้ชัดเจน เช่น ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ผลกระทบเชิงธุรกิจ Business Consequences
ความประมาทเลินเล่อในการทำสัญญา R&D นำไปสู่ความเสียหายที่รุนแรง:
- ข้อพิพาทแย่งสิทธิบัตร: เมื่อเทคโนโลยีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยล้านบาท แต่ไม่มีสัญญาคัดแยกสิทธิที่ชัดเจน ทำให้เกิดการฟ้องร้องที่กินเวลานาน
- Loss of Novelty: นักวิจัยตีพิมพ์เปเปอร์ก่อนยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทำให้เสี่ยงต่อการเสียความใหม่ และหากพ้นสิบสองเดือนนับแต่การเปิดเผยโดยผู้ประดิษฐ์แล้วยังมิได้ยื่นคำขอ การประดิษฐ์นั้นย่อมเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 (2) และขาดความใหม่
- การละเมิดความลับ: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแอบนำเทคโนโลยีหรือ Know-how ที่พัฒนาร่วมกันไปขายต่อให้คู่แข่ง หรือนำไปใช้ในโครงการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
กรอบกฎหมายและ Claim Ledger Legal Framework
| Claim ID | Legal Principle | Primary Reference | Key Implementation |
|---|---|---|---|
| C-UP-08-01 | Right to Patent | พ.ร.บ.สิทธิบัตร มาตรา 10 | การกำหนดตัวผู้ประดิษฐ์และสิทธิในการขอรับสิทธิบัตร |
| C-UP-08-02 | Co-Ownership | พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 15 และมาตรา 40 (มาตรา 11 ใช้เฉพาะสิทธิของนายจ้างในการประดิษฐ์ของลูกจ้าง) | ผู้ประดิษฐ์ร่วมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรร่วมกัน (มาตรา 15) ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกัน ถ้ามิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (มาตรา 40) |
| C-UP-08-03 | Trade Secret Protection | พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 | มาตรการรักษาความลับทางเทคนิคและสูตรผสม |
| C-UP-08-04 | Hire of Work | ป.พ.พ. มาตรา 587 | ลักษณะการจ้างวิจัยและผลสัมฤทธิ์ของงาน |
| C-UP-08-05 | Partnership Logic | ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 และมาตรา 1025 | หากคู่สัญญาตกลงทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรจากกิจการนั้น อาจเข้าลักษณะสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 1012 ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงโดยไม่จำกัด (มาตรา 1025) สัญญาจึงควรระบุว่าความร่วมมือวิจัยมิได้ก่อให้เกิดห้างหุ้นส่วนหรือความเป็นตัวแทนระหว่างกัน |
การจำแนกประเภท IP ในสัญญา R&D
การระบุประเภทของ IP ให้ชัดเจนเป็นหัวใจสำคัญของ "พิมพ์เขียว" สัญญา:
- Background IP: ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูล และ Know-how ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ก่อนเริ่มโครงการ หรือพัฒนาขึ้นอิสระนอกโครงการ
- Sideground IP: IP ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของโครงการ แต่ไม่ได้เป็นผลมาจากกิจกรรมวิจัยในโครงการนี้โดยตรง
- Foreground IP (Project IP): IP ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานี้
- Arising Know-how: ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้เชิงเทคนิคที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรแต่เกิดขึ้นระหว่างการวิจัย
กลไกการขอรับสิทธิบัตร Patent Prosecution
สัญญาต้องระบุขั้นตอนการทำงานเมื่อมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ใหม่:
- Duty to Disclose: หน้าที่ในการแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันทีเมื่อเกิด Foreground IP
- Prosecution Lead: ฝ่ายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดจ้างตัวแทนสิทธิบัตรและจัดทำคำขอ
- Cost Sharing: การแบ่งภาระค่าธรรมเนียมการยื่นจด การตรวจสอบ และค่ารายปีตลอดอายุการคุ้มครอง
ข้อตกลงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Commercialization License
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) ต้องมีความชัดเจน:
- Exclusive กับ Non-Exclusive Option: สิทธิในการเลือกเป็นผู้ใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวภายในระยะเวลาที่กำหนด
- Field of Use: ข้อจำกัดการใช้เทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรม (เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น)
- Royalty Sharing: สูตรการแบ่งผลประโยชน์ เช่น ค่าสิทธิร้อยละ [อัตราที่ตกลงกัน] ของยอดขายสุทธิตามนิยามในสัญญา หรือการจ่ายแบบ Lump-sum เมื่อถึงเป้าหมาย (Milestone Payment) ทั้งนี้ อัตราร้อยละมิใช่อัตราที่กฎหมายกำหนด คู่สัญญาจึงต้องตกลงกันเอง
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและการโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 41) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 อาจเป็นเหตุให้อธิบดีขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 55 (2) ผู้ทรงสิทธิบัตรจะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้การประดิษฐ์หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุไม่ได้ (มาตรา 39 (2)) และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดสิทธิ เช่น Field of Use ต้องไม่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรม (มาตรา 39 (1)) ข้อกำหนดที่ขัดต่อมาตรา 39 เป็นโมฆะ [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: กฎกระทรวงที่กำหนดลักษณะของเงื่อนไขดังกล่าว]
LAS Practice Note: ข้อความสัญญาแม่แบบสำคัญ Model Clauses
7.1 Intellectual Property Ownership (Thai/English)
"Foreground IP shall be jointly owned by the Parties in proportion to their respective inventive contributions. / ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากโครงการ (Foreground IP) ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์"
ข้อสัญญาเพิ่มเติมสำหรับข้อ 7.1: "การอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทุกฝ่ายตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 โดยคู่สัญญาตกลงล่วงหน้าในเรื่องสิทธิของแต่ละฝ่ายในการผลิตและขายเอง สิทธิในการอนุญาตช่วง วิธีแบ่งค่าตอบแทนตามสัดส่วนที่ตกลงกัน และการให้ความยินยอมโดยไม่ชักช้า"
สัดส่วนที่คู่สัญญาตกลงกันไม่ทำให้ข้อจำกัดตามมาตรา 40 หมดไป เพราะมาตรา 40 กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน ส่วนผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนย่อมใช้สิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
7.2 Publication Holdback Clause
"Each Party shall have the right to review any proposed publication 90 days prior to submission. / แต่ละฝ่ายมีสิทธิตรวจสอบเนื้อหาที่จะเผยแพร่ทางวิชาการล่วงหน้า 90 วันก่อนการส่งเผยแพร่ เพื่อดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือปกป้องความลับทางการค้า"
เปรียบเทียบกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวกับกรรมสิทธิ์ร่วมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร มาตรา 40
เมื่อสัญญากำหนดให้ Foreground IP เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนมีสิทธิใช้สิทธิตามมาตรา 36 และมาตรา 37 โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมคนอื่น หากมิได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น แต่การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตรหรือการโอนสิทธิบัตรตามมาตรา 38 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 40) ตารางต่อไปนี้เปรียบเทียบผลในทางปฏิบัติของกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวกับกรรมสิทธิ์ร่วม
| มิติการพิจารณา | กรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว (Sole Ownership) | กรรมสิทธิ์ร่วม (Co-Ownership) |
|---|---|---|
| การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรเอง | ผู้ทรงสิทธิบัตรใช้สิทธิตามมาตรา 36 ได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด | ผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมแต่ละคนผลิตและขายเองได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้อื่น เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 40) ตัวบทมิได้กำหนดหน้าที่แบ่งผลประโยชน์ จึงควรกำหนดไว้ในสัญญา |
| การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ | ผู้ทรงสิทธิบัตรอนุญาตได้ตามมาตรา 38 โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามมาตรา 41 | ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (มาตรา 40) และต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามมาตรา 41 |
| การโอนสิทธิบัตร | ผู้ทรงสิทธิบัตรโอนได้ตามมาตรา 38 โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามมาตรา 41 | ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมทุกคน (มาตรา 40) หากเจ้าของร่วมรายใดไม่ให้ความยินยอม การโอนย่อมทำไม่ได้ |
| ความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ | ไม่ติดขัดเรื่องความยินยอมของเจ้าของร่วม | เสี่ยงต่อภาวะติดขัดเมื่อต้องอนุญาตให้บุคคลภายนอก เช่น คู่ค้าต่างประเทศ ใช้สิทธิ เพราะต้องได้รับความยินยอมของเจ้าของร่วมทุกคน |
หากสถาบันวิจัยไม่ยอมโอน Foreground IP ให้แก่ผู้ว่าจ้าง คู่สัญญาอาจหลีกเลี่ยงกรรมสิทธิ์ร่วมโดยให้สถาบันเป็นผู้ทรงสิทธิบัตรและให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว พร้อมสิทธิในการอนุญาตช่วงและเพดานค่าสิทธิที่กำหนดไว้ โดยต้องระวังประเด็นต่อไปนี้
- สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและการโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 41 หากการอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา 41 อธิบดีอาจขอให้คณะกรรมการสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 55 (2)
- สิทธิบัตรการประดิษฐ์มีอายุยี่สิบปีนับแต่วันขอรับสิทธิบัตร (มาตรา 35) และผู้ทรงสิทธิบัตรจะกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าตอบแทนสำหรับการใช้การประดิษฐ์หลังจากสิทธิบัตรหมดอายุไม่ได้ (มาตรา 39 (2)) สัญญาที่ระบุให้สิทธิ "ตลอดไป" จึงต้องจำกัดค่าสิทธิไว้ไม่เกินอายุสิทธิบัตร
- เงื่อนไข ข้อจำกัดสิทธิ หรือค่าตอบแทนต้องไม่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่ชอบธรรมตามมาตรา 39 (1) ซึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อต่อสู้ของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนผู้ให้ทุนวิจัย
- มุมมองสถาบันวิจัย: ต้องการเสรีภาพในการตีพิมพ์ (Academic Freedom) และสิทธิในการนำไปวิจัยต่อยอดเพื่อการศึกษา (Research Exception) ทั้งนี้ ข้อยกเว้นเพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 วรรคสอง (1) ใช้ได้เมื่อไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติและไม่ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร สถาบันที่ต้องการวิจัยต่อยอดจึงควรได้รับสิทธิการใช้เพื่อการวิจัยตามที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในสัญญา
- มุมมองภาคเอกชน: ต้องการสิทธิขาดในเชิงพาณิชย์เพื่อความคุ้มค่าของการลงทุน และต้องการให้เก็บทุกอย่างเป็นความลับจนกว่าจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้
ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง Worked Example
บริษัทเคมีภัณฑ์ร่วมทุนวิจัยกับแล็บชีวการแพทย์ พัฒนาสารสกัดมูลค่า 50 ล้านบาท:
- Phase 1: คัดแยก Background IP (แล็บมีสูตรตั้งต้น, บริษัทมีเครื่องจักรสกัด)
- Phase 2: พบสารสกัดชนิดใหม่ (Foreground IP) และยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในนามร่วม ทั้งนี้ หากเป็นสารสกัดจากพืชหรือสัตว์ ตัวสารสกัดเองไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 9 (1) ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่จะขอรับสิทธิบัตรเป็นอะไร เช่น กรรมวิธีหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นที่มิใช่สารสกัดตามธรรมชาติ [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: แนวปฏิบัติของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการตีความมาตรา 9 (1)]
- Phase 3: คู่สัญญาตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 ให้บริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive License) เป็นเวลา 5 ปี โดยจ่ายค่าสิทธิร้อยละ 3 ของยอดขายสุทธิตามนิยามในสัญญาให้แล็บ และหากข้อตกลงนั้นเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสิทธิบัตร ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนตามมาตรา 41
- Phase 4: แล็บขอตีพิมพ์ผลงานวิจัยหลังจากบริษัทได้เลขรับคำขอสิทธิบัตรแล้ว (ยึดตามข้อกำหนด 90 วัน)
Checklist 10 จุดตรวจสัญญาความร่วมมือวิจัยและพัฒนา Joint R&D
- นิยาม Background IP ของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนหรือไม่?
- ระบุกรรมสิทธิ์ใน Foreground IP ว่าเป็นของฝ่ายใดหรือร่วมกัน?
- มีข้อกำหนดเรื่องหน้าที่แจ้งการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ (Disclosure) หรือไม่?
- ใครเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร?
- มีการกำหนดเงื่อนไขการแบ่งค่าสิทธิ (Royalties) และวิธีคำนวณที่ชัดเจน โดยไม่กำหนดค่าตอบแทนหลังสิทธิบัตรหมดอายุ และมีการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นหนังสือพร้อมจดทะเบียนสัญญาอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่?
- มีข้อกำหนด Publication Holdback (60-90 วัน) หรือไม่?
- ระบุระยะเวลาการรักษาความลับ (Confidentiality Term) ที่เพียงพอหรือไม่?
- มีสิทธิการใช้เพื่อการวิจัยต่อยอด (Right to Use for Internal Research) ที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในสัญญา โดยไม่อาศัยข้อยกเว้นเพื่อการวิจัยตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 วรรคสอง (1) เพียงอย่างเดียวหรือไม่?
- กำหนดขั้นตอนการสิ้นสุดสัญญาและการจัดการกับ IP ที่ยังจดไม่เสร็จหรือไม่?
- ระบุกฎหมายที่ใช้บังคับและกระบวนการระงับข้อพิพาทหรือไม่?
คำถามที่พบบ่อย Frequently Asked Questions
อ้างอิง — References
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
- ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง แนวทางการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 10 และมาตรา 11 (สิทธิขอรับสิทธิบัตรในการประดิษฐ์ซึ่งลูกจ้างประดิษฐ์ขึ้นโดยการทำงานตามสัญญาจ้างย่อมตกได้แก่นายจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนผู้รับจ้างอิสระไม่อยู่ในมาตรา 11 สิทธิจึงเป็นของผู้ประดิษฐ์ตามมาตรา 10 เว้นแต่โอนเป็นหนังสือ) บทความนี้ไม่ได้อ้างแนวคำพิพากษาในประเด็นดังกล่าว
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1012 และมาตรา 1025
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา — ระบบสืบค้นกฎหมาย (OCS)