การเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพหรือบริษัทเทคโนโลยี (Tech M&A) มักเผชิญ "ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น" ในแกนทรัพย์สินทางปัญญา 4 ประการที่ต้องทำ IP Due Diligence อย่างเข้มงวด: (1) การขาดห่วงโซ่แห่งกรรมสิทธิ์ (Chain of Title): ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 งานที่ลูกจ้างสร้างขึ้นลิขสิทธิ์ยังเป็นของลูกจ้าง เว้นแต่จะมีสัญญาเป็นหนังสือระบุไว้เป็นอย่างอื่น และมาตรา 10 งานจ้างทำของเป็นของผู้ว่าจ้างเว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น, (2) การปนเปื้อนของ Open Source (GPL Copyleft Contamination): หากนำโค้ดที่ใช้สัญญาอนุญาต GPL มารวมเป็นงานเดียวกันกับโค้ดของบริษัทและแจกจ่ายสำเนาแก่ผู้อื่น ต้องเสนอซอร์สโค้ดของงานทั้งหมดแก่ผู้รับสำเนาภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับวิธีเชื่อมต่อและการแจกจ่าย ต้องตรวจเป็นรายโมดูล [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง], (3) การโอนสิทธิบัตรที่อาจเป็นโมฆะ: ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ประกอบมาตรา 38 การโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (ใช้กับอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลมตามมาตรา 65 ทศ) ส่วนการโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรก่อนมีการออกสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร หากมิได้ปฏิบัติตามแบบดังกล่าว การโอนอาจเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: ผลของการโอนที่ทำเป็นหนังสือแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียน], และ (4) ความลับทางการค้าที่ขาดระบบควบคุม จนสูญเสียสภาพความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 ซึ่งนิยามความลับทางการค้าว่าเป็นข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่ผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ
สถานการณ์ที่ผู้ประกอบการมักพบจริง
- เหตุการณ์: บริษัทผู้ลงทุนเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้าน FinTech มูลค่า 100 ล้านบาท โดยดูเฉพาะงบการเงิน งบดุล และยอดผู้ใช้งาน โดยตรวจสอบสัญญาเบื้องต้นเท่านั้น
- ความเข้าใจผิด: คิดว่าสตาร์ทอัพจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโค้ดทั้งหมด และบริษัทจ่ายเงินเดือนแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ย่อมตกเป็นของบริษัทโดยสมบูรณ์
- จุดพลิก: หลังปิดดีล 3 เดือน อดีต Lead Developer ลาออกและยื่นโนติสแจ้งว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใน Core Engine ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 9 เพราะสัญญาจ้างแรงงานเดิมไม่ได้เขียนข้อความโอนลิขสิทธิ์ไว้ (ตามมาตรา 9 ลิขสิทธิ์ในงานของลูกจ้างเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างยังมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงาน) พร้อมกันนั้น เมื่อตรวจสอบโค้ดพบว่ามีการนำโค้ด Open Source สัญญาอนุญาต GNU GPL v3 มาคอมไพล์รวม ทำให้ชุมชนนักพัฒนาเรียกร้องให้เปิดเผย Source Code ตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาต ดีลมูลค่า 100 ล้านบาทแทบกลายเป็นศูนย์ในชั่วข้ามคืน
- สิ่งที่ได้จากบทความ: แผนผังตรวจสอบ IP Chain of Title 5 ขั้นตอน, วิธีตรวจจับ Open Source License Risk (Permissive กับ Copyleft), เช็กลิสต์การตรวจสัญญาจ้างฟรีแลนซ์/เอาท์ซอร์ส, และเงื่อนไขการวาง IP Escrow / Indemnity ในสัญญาซื้อขายหุ้น
ทำไม IP Due Diligence จึงเป็นหัวใจของธุรกิจยุคดิจิทัล
สำหรับบริษัทเทคโนโลยี ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ที่ดินหรืออาคาร แต่คือ "ทรัพย์สินทางปัญญา" (Intangible Assets) ได้แก่ ซอร์สโค้ด อัลกอริทึม สิทธิบัตร ฐานข้อมูล และเครื่องหมายการค้า หากบริษัทเป้าหมายไม่มีสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินเหล่านี้ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยนอกจากเปลือกของบริษัท การทำ Due Diligence จึงต้องเจาะลึกถึงสัญญาการว่าจ้างและที่มาของโค้ดทุกบรรทัด
ผลกระทบเชิงธุรกิจ Business Consequences
- Money (มูลค่าประเมินลดลงหรือเป็นศูนย์): หากพบว่าโค้ดหลักติดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือเสี่ยงต่อการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ มูลค่าของดีลจะต้องถูกหักลด (Valuation Haircut) หรือต้องตั้งเงินกันไว้ใน Escrow Account เพื่อรองรับความเสียหาย
- Control (สิทธิขาดในการต่อยอดเชิงพาณิชย์): หากนำโค้ดที่ใช้สัญญาอนุญาต GPL มารวมเป็นงานเดียวกันกับซอฟต์แวร์ของบริษัทและแจกจ่ายสำเนา บริษัทอาจไม่สามารถปิดซอร์สโค้ดของงานทั้งหมดหรือรักษาเป็นความลับทางการค้าได้ เพราะเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตกำหนดให้ต้องเสนอซอร์สโค้ดแก่ผู้รับสำเนา ทั้งนี้ ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับวิธีเชื่อมต่อและการแจกจ่าย ต้องตรวจเป็นรายโมดูล [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง]
- Evidence/Timing: การจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรต้องผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงควรกันเวลาไว้ในกำหนดการปิดดีล มาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 กำหนดให้การโอนสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน หากมิได้ปฏิบัติตามแบบดังกล่าว การโอนอาจเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 [ต้องยืนยันมาตรา: ผลของการโอนที่ทำเป็นหนังสือแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียน]
กรอบกฎหมายและ Claim Ledger Legal Framework
| Claim ID | ข้อความทางกฎหมายที่ยืนยัน | ฐานกฎหมายปฐมภูมิ | ตำแหน่งในแหล่ง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| C-CC-07-01 | งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ให้ผู้สร้างสรรค์มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น | พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 9 | หมวด 1 ลิขสิทธิ์ ส่วนที่ 1 | ตรวจตรงตัวบท — LAS Audit |
| C-CC-07-02 | งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นโดยการรับจ้างบุคคลอื่น ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานนั้น เว้นแต่ผู้สร้างสรรค์และผู้ว่าจ้างจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น | พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 10 | หมวด 1 ลิขสิทธิ์ ส่วนที่ 1 | ตรวจตรงตัวบท — LAS Audit |
| C-CC-07-03 | การโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้ปฏิบัติตามแบบดังกล่าว การโอนอาจเป็นโมฆะ [ต้องยืนยันมาตรา: ผลของการโอนที่ทำเป็นหนังสือแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียน] | พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 41 ประกอบมาตรา 38 (ใช้กับอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลมตามมาตรา 65 ทศ) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 | หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
| C-CC-07-04 | ข้อมูลความลับทางการค้าที่ได้รับความคุ้มครองต้องเป็นข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนื่องจากการเป็นความลับ และผู้ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว้เป็นความลับ | พ.ร.บ. ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3 | หมวด 1 บททั่วไป | แก้ไขแล้ว — LAS Audit |
| C-CC-07-05 | สิทธิขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่ลูกจ้างทำขึ้นโดยการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ย่อมตกเป็นของนายจ้าง เว้นแต่สัญญาระบุไว้เป็นอย่างอื่น | พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 11 | หมวด 2 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ | ตรวจตรงตัวบท — LAS Audit |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าสิทธิที่จ่ายไปต่างประเทศ
ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3) หากจ่ายจากหรือในประเทศไทยให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ผู้จ่ายต้องหักภาษีตามมาตรา 70 ในอัตราร้อยละ 15 ตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้ และนำส่งพร้อมยื่นรายการภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่าย หากผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ให้หักในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 50 (2) (ก) ผู้จ่ายที่มิได้หักและนำส่งภาษีให้ครบถ้วนต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้ในภาษีส่วนที่ขาดตามมาตรา 54 ซึ่งมาตรา 70 ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้จ่ายต้องพิจารณาอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศของผู้รับ [ต้องยืนยันแหล่งที่มา] และหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 ด้วย ส่วนค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สินทางปัญญาต้องจำแนกประเภทเงินได้ตามมาตรา 40 เป็นรายกรณีก่อนกำหนดอัตรา ผู้ซื้อควรเรียกตรวจแบบยื่นรายการตามมาตรา 70 ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด [ต้องยืนยันแหล่งที่มา: ชื่อและเลขแบบ] และหลักฐานการนำส่งภาษี
4 แกนหลักในการสแกน IP & Technology
- Copyright & Software Code: ตรวจสัญญาจ้างพนักงานทุกคนย้อนหลังว่ามีข้อความ "Assign all copyright to the Company" หรือไม่ และสัญญาจ้าง Outsource มีข้อตกลงเรื่องผลงานอย่างไร
- Open Source Software (OSS) Audit: ใช้เครื่องมือสแกนโค้ด (เช่น Black Duck หรือ FOSSA) เพื่อค้นหาไลบรารี Third-Party และเงื่อนไข License
- Patents & Trademarks: ตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ว่าใครเป็นเจ้าของสิทธิบัตร มีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่ปีที่ห้าครบถ้วนหรือไม่ (พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 43) ทั้งนี้ มาตรา 43 ใช้กับอนุสิทธิบัตรโดยอนุโลมตามมาตรา 65 ทศ และอนุสิทธิบัตรมีอายุหกปีนับแต่วันขอรับ ต่ออายุได้สองคราว คราวละสองปี โดยยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ (มาตรา 65 สัตต) ส่วนเครื่องหมายการค้าให้ตรวจการต่ออายุ ซึ่งต้องยื่นคำขอภายในเก้าสิบวันก่อนวันสิ้นอายุ (พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 53 และมาตรา 54)
- Trade Secrets & Cybersecurity: ตรวจสอบมาตรการควบคุมการเข้าถึง (Access Control), NDA สำหรับพนักงานและพาร์ทเนอร์, และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตารางเปรียบเทียบประเภทสัญญาอนุญาต Open Source Risk Matrix
| ประเภท License | ตัวอย่าง License | ระดับความเสี่ยงต่อ Commercial Software | ผลกระทบและข้อกำหนดทางกฎหมาย |
|---|---|---|---|
| Permissive | MIT, Apache 2.0, BSD | ต่ำ (Low) | อนุญาตให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ปิด Source Code ได้ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องประกาศลิขสิทธิ์และข้อความอนุญาตของสัญญาอนุญาตแต่ละฉบับ ซึ่งโดยทั่วไปต้องคงไว้ในสำเนาที่แจกจ่าย [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] |
| Weak Copyleft | LGPL | ปานกลาง (Medium) | ความเสี่ยงผูกกับวิธีเชื่อมต่อและสิทธิของผู้ใช้ในการเปลี่ยนไลบรารี หากนำมาใช้แบบ Dynamic Linking โค้ดของบริษัทอาจไม่ถูกกระทบ แต่ต้องแสดงประกาศตามสัญญาอนุญาต และต้องให้ผู้ใช้เปลี่ยนไลบรารีหรือเชื่อมต่อใหม่ได้ ส่วนหากแก้ไขตัวไลบรารี ต้องเปิดเผยโค้ดส่วนที่แก้ไขนั้น [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] |
| Weak Copyleft | MPL | ปานกลาง (Medium) | เป็น Copyleft ระดับไฟล์ ผูกกับไฟล์ที่มีการแก้ไข มิได้ผูกกับวิธีเชื่อมต่อ หากแก้ไขไฟล์ที่อยู่ภายใต้ MPL ต้องเปิดเผยโค้ดของไฟล์ที่แก้ไขนั้น [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] |
| Strong Copyleft (Viral) | GPL v2, GPL v3 | สูงมาก (Critical) | หากนำมารวมเป็นงานเดียวกันกับ Proprietary Code และแจกจ่ายสำเนาแก่ผู้อื่น สัญญาอนุญาตกำหนดให้ต้องเสนอซอร์สโค้ดของงานทั้งหมดแก่ผู้รับสำเนาภายใต้เงื่อนไข GPL เดียวกัน ความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับวิธีเชื่อมต่อและการแจกจ่าย ต้องตรวจเป็นรายโมดูล [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] |
| Network / Cloud Copyleft | AGPL v3 | วิกฤติต่อ SaaS (Fatal) | หากบริษัทดัดแปลงโปรแกรมที่ใช้สัญญาอนุญาต AGPL v3 และเปิดให้ผู้ใช้โต้ตอบผ่านเครือข่าย สัญญาอนุญาตกำหนดให้ต้องเสนอซอร์สโค้ดของฉบับที่ดัดแปลงแก่ผู้ใช้เหล่านั้น การฝ่าฝืนอาจเป็นการใช้งานเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตและเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 15 (5) และมาตรา 30) [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] |
นักกฎหมายและผู้บริหารมักจำสับสน: ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 9 (สัญญาจ้างแรงงาน) กฎหมายกำหนดให้ ลูกจ้างเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะทำเป็นหนังสือตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ดังนั้น หากสัญญาจ้างงานเขียนกว้าง ๆ ว่า "ปฏิบัติงานทั่วไป" โดยไม่มีข้อสัญญา IP Assignment ลิขสิทธิ์ในงานของลูกจ้างย่อมเป็นของผู้สร้างสรรค์ แต่นายจ้างยังมีสิทธินำงานนั้นออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิที่จำกัดกว่าการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงยังต้องมีข้อตกลงเป็นหนังสือหรือการโอนตามมาตรา 17 ในทางตรงกันข้าม มาตรา 10 (สัญญาจ้างทำของ) กฎหมายกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ในการทำ Due Diligence จึงต้องแยกสถานะของบุคลากรให้ออก และหากพบช่องว่าง ต้องจัดทำ "Confirmatory IP Assignment Agreement" ให้ผู้พัฒนาลงนามย้อนหลังก่อนปิดดีลเสมอ ทั้งนี้ ข้อตกลงเป็นหนังสือตามมาตรา 9 ที่ให้ลิขสิทธิ์เป็นของนายจ้างตั้งแต่เริ่มสร้างสรรค์ แตกต่างจากการโอนลิขสิทธิ์ภายหลังตามมาตรา 17 ซึ่งมิใช่ทางมรดกต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และหากมิได้กำหนดระยะเวลาไว้ให้ถือว่าโอนมีกำหนดสิบปี (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 17) จึงควรระบุ "ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์" ไว้โดยชัดแจ้ง
ข้อต่อสู้ของสตาร์ทอัพกับมุมมองผู้ลงทุน Devil's Advocate
| ข้ออ้างของบริษัทเป้าหมาย (Target) | ข้อโต้แย้งของผู้ตรวจสอบ (Buyer / Legal) | หลักฐานเอกสารที่ชี้ขาด |
|---|---|---|
| ผู้ก่อตั้ง (Founder) เป็นคนเขียนโค้ดเองทั้งหมด และเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่ ย่อมไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ | บริษัทที่จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1015 หากผู้ก่อตั้งไม่เคยโอนสิทธิให้บริษัท ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้ก่อตั้งเป็นส่วนตัว | สัญญาโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IP Assignment Agreement) จาก Founder เข้าสู่บริษัท |
| ใช้ Open Source แค่เล็กน้อยในส่วนที่ไม่สำคัญ ไม่กระทบต่อระบบหลัก | หากนำโค้ดที่ใช้สัญญาอนุญาต GPL มารวมเป็นงานเดียวกันกับโค้ดของบริษัทและแจกจ่ายสำเนาแก่ผู้อื่น ต้องเสนอซอร์สโค้ดของงานทั้งหมดแก่ผู้รับสำเนาภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ความเสี่ยงจึงขึ้นอยู่กับวิธีเชื่อมต่อและการแจกจ่าย ต้องตรวจเป็นรายโมดูล [ต้องยืนยันข้อความสัญญาอนุญาตฉบับที่ใช้จริง] | รายงาน Software Bill of Materials (SBOM) และ Dependency Tree Audit |
| สิทธิบัตรยื่นจดทะเบียนแล้ว อยู่ในขั้นตอนพิจารณา ถือว่าได้รับความคุ้มครองแล้ว | คำขอรับสิทธิบัตรยังไม่ใช่สิทธิบัตร อาจถูกปฏิเสธหรือถูกคัดค้านได้ ต้องประเมินความเสี่ยงอิสระ (Freedom to Operate: FTO) | รายงานสถานะคำขอรับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และรายงานสืบค้น FTO |
ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง Worked Example
ข้อเท็จจริงสมมติ: บริษัท A จำกัด ต้องการเข้าซื้อหุ้น 80% ในบริษัท B จำกัด ซึ่งทำธุรกิจแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ ทีมกฎหมายเข้าทำ Due Diligence พบว่า:
- ระบบ Routing อัลกอริทึมหลัก พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวต่างชาติที่ว่าจ้างผ่านแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ แต่ไม่มีสัญญาจ้างทำของเป็นลายลักษณ์อักษร
- ระบบจัดการฐานข้อมูลมีการใช้โมดูลที่ติดสัญญาอนุญาต AGPL v3
การบริหารความเสี่ยงและการตัดสินใจ: (1) สั่งให้ระงับการโอนเงินค่าหุ้นชั่วคราว, (2) กำหนดให้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ว่าบริษัทเป้าหมายต้องติดตามตัวฟรีแลนซ์มาลงนามใน Confirmatory IP Assignment ให้เสร็จสิ้น โดยต้องตรวจก่อนว่าความสัมพันธ์เป็นการรับจ้างตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือไม่ ข้อกำหนดของแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ตกลงเป็นอย่างอื่นหรือไม่ และกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาที่ทำกับบุคคลต่างประเทศ [ต้องยืนยันมาตรา: พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481], (3) กำหนดให้ทีมพัฒนาทำการ Refactor โค้ดส่วนที่ติด AGPL v3 ออก และเขียนโมดูลใหม่ทดแทนก่อนปิดดีล, และ (4) กำหนดวงเงิน Indemnity เฉพาะเรื่อง IP ไว้อีก 30% ของมูลค่าซื้อขายเป็นเวลา 2 ปี
ขั้นตอนการทำ IP & Tech Due Diligence Action Steps
| ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ผลลัพธ์ที่ต้องได้รับ (Output) | กำหนดเวลา |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขอรายการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (IP Register) | เป้าหมาย (Target) | เอกสารรายการเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ โดเมนเนม | สัปดาห์ที่ 1 |
| 2 | ตรวจสอบสัญญาจ้างแรงงานและสัญญา Outsource ทุกฉบับ | ฝ่ายกฎหมายผู้ซื้อ | ตารางวิเคราะห์ Chain of Title และระบุจุดโอนสิทธิที่ขาดหาย | สัปดาห์ที่ 2 |
| 3 | รันซอฟต์แวร์สแกนหา Open Source และ Vulnerability | ผู้เชี่ยวชาญ Technical Due Diligence | รายงาน SBOM, ใบอนุญาตที่พบ, และระดับความเสี่ยง GPL/AGPL | สัปดาห์ที่ 2-3 |
| 4 | สืบค้นสถานะทางทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ทนายความทรัพย์สินทางปัญญา | หนังสือรับรองสถานะคำขอ/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าจาก DIP | สัปดาห์ที่ 3 |
| 5 | สรุปผลและสะท้อนความเสี่ยงลงในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) | M&A Counsel | ร่าง CP, Covenants, IP Reps & Warranties, และ Specific Indemnity | ก่อนลงนาม SPA |
กลไกในสัญญาซื้อขายหุ้นและตัวอย่างการปรับราคา
| ผลการตรวจสอบ | กลไกในสัญญาซื้อขายหุ้น |
|---|---|
| งานของลูกจ้าง | หากไม่มีข้อตกลงเป็นหนังสือตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ทำหนังสือโอนลิขสิทธิ์ตามมาตรา 17 เป็นเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ของการโอนหุ้น |
| งานของผู้รับจ้าง | คำรับรองของผู้ขายว่างานสร้างขึ้นโดยการรับจ้างตามมาตรา 10 และไม่มีข้อตกลงให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้าง พร้อมเปิดเผยโค้ดเดิมและโค้ดของบุคคลที่สามที่ปะปนอยู่ |
| โอเพนซอร์ส Copyleft | เงื่อนไขบังคับก่อนให้แยกหรือเปลี่ยนโมดูล และข้อชดใช้ความเสียหายเฉพาะเรื่อง (Specific Indemnity) สำหรับค่าเขียนโค้ดใหม่ |
| ข้อพิพาทหรือภาษีค้าง | เงินกันไว้ในบัญชีตัวกลาง (Escrow Holdback) และข้อชดใช้เฉพาะเรื่องที่แยกจากเพดานความรับผิดทั่วไป |
ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง: บริษัท A จะซื้อหุ้นของบริษัท B ในราคา 200 ล้านบาท และตรวจพบว่า C พัฒนาระบบชำระเงินในฐานะผู้รับจ้าง โดยไม่มีสัญญาเป็นหนังสือ และระบบจัดเก็บข้อมูลใช้ไลบรารี AGPL-3.0 หากพิสูจน์ได้ว่า C สร้างสรรค์งานโดยการรับจ้าง บริษัท B ย่อมเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ตามมาตรา 10 โดยไม่ต้องมีสัญญาโอน เว้นแต่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ความเสี่ยงจึงอยู่ที่หลักฐานการว่าจ้างและโค้ดเดิมของ C คู่สัญญาอาจตกลงว่า (1) บริษัท B ต้องได้รับหนังสือยืนยันการว่าจ้างจาก C และหนังสือโอนลิขสิทธิ์ในโค้ดเดิมตามมาตรา 17 (2) ผู้ตรวจสอบอิสระ (third-party auditor) ต้องยืนยันว่าโค้ดของบริษัท B มิได้รวมเป็นงานเดียวกับโมดูล AGPL หรือได้เปลี่ยนไปใช้ไลบรารีอื่นแล้ว และ (3) ลดราคาเหลือ 190 ล้านบาท และกันเงิน 30 ล้านบาทไว้ในบัญชีตัวกลาง 18 เดือน จำนวนเงิน ระยะเวลา และเพดานความรับผิดเป็นเรื่องที่คู่สัญญาเจรจากำหนดได้โดยอิสระ มิใช่ข้อกำหนดของกฎหมาย
Checklist 10 จุดตรวจ IP & Tech Due Diligence
- สัญญาจ้างพนักงานทุกคนมีข้อกำหนด IP Assignment ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดตกเป็นของบริษัทตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มาตรา 9 หรือมีการโอนลิขสิทธิ์เป็นหนังสือตามมาตรา 17
- สัญญาจ้างฟรีแลนซ์และสัญญาจ้างภายนอกทุกฉบับต้องตรวจว่าเป็นการรับจ้างตามมาตรา 10 และไม่มีข้อตกลงให้ลิขสิทธิ์เป็นของผู้รับจ้าง หากไม่แน่ชัดให้จัดทำหนังสือยืนยันหรือโอนตามมาตรา 17
- มีสัญญาโอนสิทธิ (Assignment Agreement) จากผู้ก่อตั้ง (Founders) เข้าสู่บริษัท สำหรับโค้ดที่เขียนก่อนจดทะเบียนบริษัท โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และระบุระยะเวลาโอนไว้ชัดเจนตามมาตรา 17
- มีการจัดทำรายงาน Software Bill of Materials (SBOM) และไม่พบไลบรารีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น GPL / AGPL ใน Proprietary Code
- สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมีการทำสัญญาโอนเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องหมายการค้า (Trademarks) จดทะเบียนครอบคลุมจำพวกสินค้า/บริการที่ดำเนินธุรกิจจริง และมีการต่ออายุตามกำหนด
- ชื่อโดเมนเนม (Domain Names) และ Social Media Accounts จดทะเบียนในนามบริษัท มิใช่ในนามส่วนตัวของพนักงาน
- มีระบบการรักษาความลับทางการค้า (Trade Secrets Protection) นโยบายการเข้าถึงรหัสผ่าน และข้อสัญญา NDA ครบถ้วน
- ตรวจสอบประวัติข้อพิพาท การถูกฟ้องร้อง หรือการได้รับหนังสือแจ้งเตือน (Cease & Desist Letter) เรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทั้งหมดมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย (ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนในกระบวนการพัฒนา)
คำถามที่พบบ่อย Frequently Asked Questions
อ้างอิง — References
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 30
- พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 65 ทศ และมาตรา 65 สัตต
- พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 และมาตรา 54
- พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 มาตรา 3
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 และมาตรา 1015
- ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 มาตรา 50 มาตรา 54 มาตรา 70 และมาตรา 83/6
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา — ระบบสืบค้นกฎหมาย (OCS)